11
May
2015

Pleegt curator door inroepen merkenrecht misbruik van recht?

Dat merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamenrecht en auteursrecht door elkaar kunnen lopen, blijkt uit een recente casus bij de Rechtbank Midden Nederland. In deze casus zijn klanten en domeinnamen vlak voor een faillissement van het softwarebedrijf A12.it Software overgedragen aan de gedaagden in deze zaak. De gedaagden gebruiken de naam FLORE, waarop volgens de curator de merk- en handelsnaamrechten van het softwarebedrijf rusten. De gedaagden verhandelen verder software waarvan de auteursrechten volgens de curator van het softwarebedrijf in de boedel liggen.

Merkenrecht

De curator vordert hij als merkhouder van het merk FLORE staking van het gebruik van dit merk. Het merk is in 2012 door het softwarebedrijf gedeponeerd.

De gedaagden stellen echter, dat het merkendepot te kwader trouw is verricht, omdat er sprake is van voorgebruik door de gedaagden in de zin van artikel 2.4 sub f onder 1 BVIE. De partij die zich beroept op voorgebruik, kan de merkinschrijving nietig laten verklaren als zij het teken eerder gebruikte en het depot te kwader trouw is verricht. De gedaagden beroepen zich op voorgebruik omdat het merk was gedeponeerd in 2012, terwijl de woordcombinatie door gedaagden al vanaf 2010 werd gebruikt.

De gedaagden vinden ook dat de curator onrechtmatig handelt dan wel misbruik maakt van zijn recht, ook omdat het merk sinds april 2011 niet meer door het gefailleerde bedrijf wordt gebruikt. De gedaagden vinden tevens, dat de software die het gefailleerde bedrijf aanbood, niet hetzelfde is als de software die gedaagden in sublicentie verstrekten.

Het gefailleerde softwarebedrijf gebruikte het teken FLORE echter al in 2008 voor de aanduiding van een applicatie die door het bedrijf is ontwikkeld. Er was dus sprake van ‘voor-voorgebruik’. De rechter oordeelt, dat er daarom geen sprake is van kwade trouw bij het merkendepot door het softwarebedrijf. Het softwarebedrijf is dus rechtsgeldig houder van het merk FLORE.

Ook het feit, dat het softwarebedrijf het merk al sinds 2011 niet meer gebruikte leidt niet tot misbruik van recht, omdat de wettelijk vastgelegde termijn hiervoor van vijf jaar niet is verstreken.

Handelsnaamsrecht

Een merk is een teken dat wordt gebruikt voor de onderscheiding van de waren of diensten van een onderneming. Een handelsnaam wordt gebruikt ter aanduiding van de onderneming zelf. In deze zaak vordert de curator van gedaagde om het gebruik van iedere andere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van het teken FLORE te staken.

De rechter stelt vast dat uit de casus blijkt, dat het gefailleerde bedrijf de naam gebruikte ter aanduiding van haar producten en niet ter aanduiding van haar onderneming. Daarom slaagt de vordering van de curator niet: FLORE is een merk en geen handelsnaam. Het softwarebedrijf heeft dus geen handelsnaamrecht op het teken FLORE.

Domeinnamenrecht

De curator vordert de overdracht van de domeinnamen aan het softwarebedrijf. Deze zijn door gedaagden vlak voor het faillissement op naam van een van hen gezet. De curator vindt dat er sprake is van paulianeus en/of onrechtmatig handelen. De gedaagden stellen onweersproken dat zij de curator hebben aangeboden om de domeinnamen aan hem over te dragen. De rechter oordeelt daarom dat de curator in schuldeisersverzuim verkeert. De vordering wordt daarom afgewezen.

Auteursrecht op software

De curator vindt dat de auteursrechten op de software die door gedaagden wordt verhandeld, bij de boedel liggen. De curator vordert daarom dat de gedaagden stoppen met het gebruik van de software.

De software is namelijk door een van de gedaagden ontwikkeld, terwijl hij voor het softwarebedrijf werkte. De curator vindt dat er daarom sprake is van ‘werkgeversauteursrecht’ (artikel 7 Auteurswet). De rechter volgt de curator daarin niet, omdat het dienstverband van de gedaagde niet gericht was op het ontwikkelen van software.

De curator beroept zich ook op artikel 8 Auteurswet, waarin is bepaald dat een vennootschap als maker van een werk wordt aangemerkt als zij het werk als eerste openbaar maakt zonder de vermelding van een natuurlijk persoon als maker. De gedaagden hebben niet bestreden dat de software als eerste door het failliete softwarebedrijf openbaar is gemaakt zonder vermelding van de ontwikkelaar als maker.

De gedaagden stellen echter ook dat tussen de maker en het softwarebedrijf de uitdrukkelijk afspraak is gemaakt dat het auteursrecht op de software blijft berusten bij het softwarebedrijf. De rechter vindt daarom dat het beroep van de curator op artikel 8 Auteurswet terecht is, tenzij de gedaagden het bestaan van die afspraak kunnen aantonen. Hiervoor wordt een nieuwe zitting gepland.

De gedaagden vinden ook dat de door hen verhandelde software niet hetzelfde is als de software waarop de curator aanspraak denkt te maken. Als het auteursrecht op de software al bij het softwarebedrijf ligt, dan is er volgens hen nog geen sprake van auteursrechtinbreuk.

Als het beroep van de curator op artikel 8 van de Auteurswet slaagt, moet daarom volgens de rechter worden vergeleken of de door gedaagden verhandelde software overeenstemt met de software waarvan de auteursrechten bij het softwarebedrijf rusten. De rechter vindt het nodig om hiervoor een deskundige in te schakelen.

Er komt dus nog een staartje aan deze zaak, wordt vervolgd. Uit deze casus blijkt de grote veelzijdigheid van de juridische onderwerpen waarmee een softwarebedrijf te maken kan krijgen. Wij geven u over deze onderwerpen graag advies.