17
Dec
2015

Mag je een handelsnaam voeren, terwijl iemand anders het merk heeft geregistreerd?

Onlangs sprak de rechter zich uit over een zaak, waarbij in geding was of een partij een handelsnaam mag gebruiken, terwijl een andere partij het woord- en beeldmerk heeft geregistreerd.

Het betrof in dit kort geding om een gedaagde, die middels een eenmanszaak bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt te Spanje een woord- en beeldmerk heeft geregistreerd voor het kledingmerk Noor. De gedaagde heeft een affectieve relatie gehad met de wederpartij. Tijdens de relatie wordt een rechtspersoon opgericht, waarvan de wederpartij via een holding bestuurder en enig aandeelhouder is. De gedaagde brengt drie kledingwinkels in deze rechtspersoon. Medio 2015 eindigt de relatie tussen gedaagde en wederpartij.

Gedaagde vordert van wederpartij, dat de aandelen van de rechtspersoon worden overgedragen aan gedaagde. In reconventie vordert de wederpartij dat gedaagde de complete boekhouding en administratie van de holding, de rechtspersoon en de sleutels van de winkels aan haar moet overhandigen. De rechter wijst de vorderingen in conventie af en wijst de vorderingen in reconventie toe. Nog net voor de uitspraak van de rechter heeft gedaagde alle kleding uit de winkels gehaald. Daarna heeft de gedaagde een nieuwe winkel geopend onder de naam Noor Amsterdam, gebruik maken van het geregistreerde logo.

De wederpartij eist onmiddellijke staking van het gebruik van de handelsnaam Noor Amsterdam dan wel Noor, terwijl gedaagde eist dat de wederpartij het gebruik van de handelsnaam Noor Amsterdam staakt, vanwege het inbreuk maken op het geregistreerde woord- en beeldmerk.

De rechter kijkt bij zijn beoordeling naar de Handelsnaamwet (hierna Hnw). Artikel 5a Hnw bepaalt, dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die een merk bevat waarop een ander ter onderscheiding van zijn waren recht heeft, dan wel een aanduiding die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

Artikel 1 Hnw bepaalt, dat een handelsnaam een naam is waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Volgens de rechter kan wederpartij voldoende onderbouwen, dat Noor Amsterdam de naam is die in het handelsverkeer wordt gebruikt als aanduiding van de door de wederpartij gedreven winkels. De wederpartij heeft tevens het handelsnaam Noor Amsterdam in het handelsregister vermeld.

Bij de oprichting van de rechtspersoon, waarbij drie kledingwinkels die gedaagde met zijn eenmanszaak reeds exploiteerde, zijn ingebracht, is besloten dat de winkels binnen de nieuwe rechtspersoon worden gedreven onder de handelsnaam Noor Amsterdam. Voor de naam Noor stelt de rechter, dat het onvoldoende aannemelijk is geworden dat er toestemming is verleend aan de rechtspersoon om deze naam zonder toevoeging (als handelsnaam) gebruiken. Gedaagde zou hiermee hemzelf ook het gebruik van het merk ontzeggen. Volgens de rechter kan worden uitgegaan, dat de rechtspersoon de handelsnaam Noor Amsterdam rechtmatig voert.

Met betrekking tot het merk, oordeelt de rechter, dat door de inbreng toestemming is verleend om de handelsnaam Noor Amsterdam te gebruiken of over te dragen. De gedaagde kan zich daarom niet meer verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam Noor Amsterdam. De rechter beveelt dan ook, dat gedaagde het voeren van de handelsnaam Noor Amsterdam staakt.

Meer weten over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.